企业专利风险来源、评估及应对方法

企业常见的专利风险场景与专利风险来源

    企业从产品/技术研发立项开始，到新产品面市、出口海外以及企业上市等过程中，都有可能遭遇到专利纠纷或被诉侵权风险。以下列举了六种典型的专利风险场景及相关问题：

  （1）研发方向：企业耗费巨大资金研发的产品发现落入他人已有专利的保护范围内，或实施必须依赖他人已有专利技术；或研发的药品尚未上市发现已有功效更好的下一代药品问世。如何尽量减少研发方向/专利布局失误、错误带来的巨大损失？

  （2）新产品面市：专利侵权诉讼日益增多，每个产品面市都存在被告侵犯专利权的可能性。新产品面市前，如何评估专利侵权风险？

  （3）出口海外：自1986年遭遇第一起美国“337”调查以来，中国企业涉案数量连年攀升，涉案占比位列全球第一，涉案企业超169家，败诉率高达60%，出口企业如何提前规避专利诉讼风险？

  （4）企业上市：公司上市前或过程中被诉专利侵权，上市被迫终止；公司上市后专利诉讼败诉，股票价格暴跌或腰斩，如何规避专利侵权问题对企业上市或上市企业造成的负面影响？

  （5）跨境电商：2021年，因涉嫌专利侵权，境外电商平台上被封店的中国卖家超5万，损失预估超千万元。依据境外电商平台政策，凡有用户投诉侵权，一律先下架再复议。如何应对专利侵权投诉导致的商品下架。

  （6）专利纠纷：公司收到律师函、起诉状、控诉专利侵权，是任人宰割，还是奋起反抗，如何定制专利攻防策略？

   正因为企业在以上不同场景下会经常遇到专利风险问题，因此有必要了解企业专利风险来源以及专利风险评估方法，从源头开始规避风险或提前消除风险，或者在预知风险不能规避时，提前采取应对策略，尽量减少专利风险带来的负面效应与经济损失。

   企业的专利风险来源主要分为内部管理风险和外部环境风险。

   内部管理风险主要来自研发环节、采购环节和生产环节。研发环节的风险包括：1）重复研发；2）技术内容被公开导致无法获得专利权保护；3）保密措施不当导致产品和技术被抄袭、被模仿；4）侵犯他人在先权利；5）合作中因约定不明导致自树竞争对手或成果被竞争对手合法使用；6）知识产权权属纠纷。采购环节的风险主要是上游供应商带来的侵权索赔风险。生产环节的风险主要涉及自行生产中的泄密风险、委托代工单位的技术外泄风险以及作为被委托方时未被授权导致的侵犯他人知识产权的陷阱等。

    外部环境风险包括合作单位的风险、竞争对手的风险以及其他风险。合作单位的风险包括产业链上下游、产学研合作过程带来的技术泄密、权属纠纷、收益分配纠纷、索赔纠纷以及追偿纠纷等。竞争对手的风险包括竞争对手之间利用专利诉讼、商业秘密诉讼等商业竞争或商业战争行为，以及通过专利布局等设置的专利障碍等。其他风险，典型的例如NPE风险和宏观政策风险等。

企业专利风险评估概念以及不同场景下的专利风险评估

    企业的专利风险来源明确后，进行专利风险评估时，需要区别企业专利风险评估与专利侵权风险评估、专利风险应对的区别。

企业专利风险评估是指：针对企业在产品研发、生产运营、应用环节中因为创新成果未被充分发掘、专利被无效、被非法占有、流失、遭受侵权纠纷等的风险进行评估，也就是评估企业经营环节中可能遇到的与专利有关的各类“隐患”。主要包括对专利权属纠纷、专利侵权风险、专利流失风险、专利保护与专利布局潜在风险等的评估。

狭义的专利侵权风险评估是针对特定的产品，在具体的例如产品研发阶段、生产过程中、产品销售前，根据企业需要有针对性的对相关专利进行调研，锁定可能关联的专利，并评价自有概念/设计/产品的专利侵权风险。另外在进入新领域前，经常通过专利侵权风险评估行业壁垒有多高。

专利风险应对主要包括两种形式，第一种是主动应对，即通过专利风险评估，帮助企业找到对其主要市场和产品的生存和安全有重大影响的风险点后，集中精力和资源对高风险的工作环节或风险专利开展有选择的管理和监控。第二种属于被动应对，收到专利侵权的律师函、起诉状、控诉侵权或被无效等通知后，被动应诉或采取相应措施（例如收购相关企业、交叉许可或启动专利无效程序等）。

     以专利侵权评估方法为例，主要包括四个步骤：理论上的侵权风险、败诉的可能性分析、败诉的影响力分析以及备选方案分析。以产品为例，针对产品的侵权风险评估，对产品技术领域内的专利情况调研，找出与企业产品的技术创新点关联度高的有效专利，将产品与高关联专利的权利要求进行对比，判断产品的侵权风险。经过理论分析，如果认为存在侵权的情况，应考虑若专利权人发动诉讼作为被告败诉的可能性有多大。充分考虑专利权人的专利稳定性、搜集证据的可能性和手段，以及自己方是否具有对方正在实施的专利及达成交叉许可的可能性等。不同的国家地区所适用的法律不同，因此若企业败诉则结果也不尽相同，包括停止侵权、销毁设备、停止侵权产品的销售、赔偿损失等，也有严重的可能需要退出产品市场。

   此外，特殊情况下，企业通过专利诉讼提升企业知名度。若是风险不可规避，而且被诉败诉后果较严重，可以评估备选方案，比如评估技术上的规避设计，考虑若采用已申请的相似技术、替代技术，实际规避的可行性；或考评估通过即将申请或正在申请的更优技术、下游应用技术，判断是否可达到交叉许可的条件。另外，评估申请中的专利授权前景与已授权专利的稳定性分析，以及无效掉有影响专利的概率等。

风险管理原则、应对策略及三种具体场景的风险应对方法

    企业内部专利风险管理主要包括以下四方面原则：

   首先，战略一致原则，企业专利风险管理与应对策略要与公司的战略相一致。企业专利风险管理是要服务于企业的整体战略目标实现，要与企业发展阶段相适应，与企业在市场的定位相协调。

   其次，成本收益原则，企业知识产权风险管理，要充分考虑成本与收益。有效的风险管理就是将风险控制在合理范围内，同时控制人力、财务与时间成本等。排查风险优先新技术、产品卖点和高风险国家/地区。

   再次，前瞻性原则，即风险管理要未雨绸缪。对风险有预见性，提前做好风险排查并对可能到来的危机准备好应对预案。对于重要技术和产品、新技术与新产品，提前做好专利布局。对于竞争白热化，做好应诉准备与反击策略。

   最后，普遍性原则。企业专利风险管理不仅仅是知识产权部门或法务部门的事情，由于企业的专利风险来源还涉及技术部门、生产部门、采购与销售部门等，因此风险管理要普及到各部门。而且由于知识产权风险贯穿企业生产经营各个环节，风险管理要普及到各相关部门，通过培训、奖惩制度等方式提高全员的知识产权风险管理意识，优化完善相关制度。

   目前，主要是通过技术角度、专利角度和商务角度三个方向来应对外部专利风险。技术角度主要是考虑技术上的替代方案与规避设计。专利角度主要是通过提第三方公众意见、无效有影响的专利以及通过反诉获得交叉许可等方式。商务角度包括通过商务谈判或合作关系获得专利许可、基于产业链环节差异合理转移专利风险以及通过商业的收购、并购获取其他企业的知识产权。

   具体地，针对企业上市、新产品面市和出口海外这三个场景，给出了以下具体的应对策略。

   针对企业上市可能的专利风险，主要是通过专利布局、构建专利预警机制和上市前的专利风险排查/FTO来提前预知风险和采取应对风险措施。

    针对新产品面市的专利风险，主要是通过产品立项阶段、项目进程中和产品面市前的准备来应对。

    针对出口海外的专利风险，主要通过针对目标国家相关专利的风险预警机制以及产品出口前的尽调来应对。具体地，包括企业在确定出口国后，需要提前加强对目标国以专利为核心的相关信息的检索、跟踪调查、分析预测等基础性、前瞻性、预防性工作，并掌握目标国知识产权、经济贸易法律状况以及重点预警产品、重点预警企业/竞争对手的信息。另外，在产品进入外国市场前，有必要开展专利尽职调查，获取有法律效力的证明文件，提前避免恶意侵权的判决。

文源：智专北斗 作者：金伟英